专利新产品的认定与举证责任分配
——(2025)最高法知行终752号
近期,最高人民法院知识产权法庭对一起发明专利行政裁决案作出终审判决认为,专利权人对依据其专利方法直接获得的产品为“新产品”及被诉侵权产品与使用专利方法获得的产品为相同产品负有举证责任;人民法院可以结合当事人提交的查新咨询报告及专利审查文件等证据,比较专利产品与专利申请日之前已有产品的组分、结构或者质量、性能、功能等是否有明显区别,综合判断是否为新产品。
本案涉及专利权人为江苏万某新材料股份有限公司(以下简称万某公司)、名称为“一种分子筛涂层铝箔及其制备方法”的发明专利(以下简称涉案专利)。诉争权利要求主要包括权利要求1、4、6,其中权利要求1为“一种分子筛涂层铝箔,其特征在于:包括铝基和分子筛涂层,所述铝基的至少一侧设有分子筛涂层,其中所述铝基厚度为0.05~0.5mm,所述分子筛涂层厚度为4~15μm;所述分子筛涂层由分子筛和水性丙烯酸树脂组成,该分子筛涂层铝箔的制备方法包括如下步骤:步骤一,将分子筛粉料进行水处理,将所述分子筛粉料置于水中,形成母液;步骤二,将步骤一获得的母液与水性丙烯酸树脂进行均匀混合,形成混合液;步骤三,涂布固化,将步骤二获得的混合液均匀地涂布在铝基上,而后进行烘干固化”。万某公司主张权利要求1中产品技术方案涉及新产品并可划分为4项技术特征:1.为“一种分子筛涂层铝箔”;2.“包括铝基和分子筛涂层,所述铝基的至少一侧设有分子筛涂层”;3.“所述铝基厚度为0.05~0.5mm,所述分子筛涂层厚度为4~15μm”;4.“所述分子筛涂层由分子筛和水性丙烯酸树脂组成”。该4项技术特征均涉及分子筛涂层铝箔产品。此外,权利要求1中其余技术特征为分子筛涂层铝箔的制备方法。
万某公司主张金某公司生产、销售的分子筛涂层铝箔侵害涉案专利权,某地市场监管局受理了万某公司处理请求并对金某公司多次开展现场检查及口头审理。2024年12月5日,某地市场监管局作出被诉裁决认为,被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求1中的技术特征1、2相同,与技术特征3等同,但缺少技术特征4中部分技术内容,故被诉侵权技术方案未落入涉案专利权利要求1的保护范围,遂裁决驳回万某公司的请求。万某公司不服提起诉讼,理由为涉案专利技术特征4涉及方法专利,其已举证证明涉案专利产品是新产品,被诉侵权产品与专利产品是相同产品,故应适用举证责任倒置规则。万某公司在行政程序及一审中主张使用涉案专利方法生产的分子筛涂层铝箔属于新产品,并提交高新技术产品认定证书、科技查新报告、新产品判定咨询报告等证据。
一审判决认为,使用涉案专利方法生产的分子筛涂层铝箔不属于新产品,本案不符合举证责任倒置适用条件,应由万某公司对被诉侵权技术方案是否侵害涉案专利权的事实承担举证责任。被诉侵权产品的技术方案未落入涉案专利权利要求1的保护范围。万某公司不服一审判决提起上诉。
最高人民法院二审认为:万某公司在一审中提交的高新技术产品认定证书、科技查新报告、新产品判定咨询报告等证据不能证明使用涉案专利方法生产的分子筛涂层铝箔属于新产品。结合涉案专利授权审查文件分析,从涉案专利权利要求1修改增加的技术特征来看,涉案专利产品的制造方法在申请日前已被公开或属于本领域技术人员的常规技术手段,涉案专利产品与同类产品相比并无明显区别。万某公司合并原申请中多项权利要求后形成的新权利要求虽然获得授权,但涉案专利权利要求并未引入足以形成新产品的技术特征。万某公司仍负有进一步证明被诉侵权产品及其制造方法侵害涉案专利权的举证责任。
就权利要求1中的技术特征4而言,万某公司并未完成关于被诉侵权产品具有“分子筛涂层由分子筛和水性丙烯酸树脂组成”及“制备方法步骤一、步骤二”技术特征的举证责任。就权利要求1中的技术特征3而言,其涉及铝基、分子筛涂层厚度数值范围,该技术特征所涉数值是专利权人针对其发明技术方案临界点作出的特定选择,权利边界清楚,被诉侵权产品技术特征并不在专利限定的数值范围内。同时,涉案专利说明书既未记载该厚度范围所具有的功能效果,也未体现被诉侵权技术方案对应的数值,无法证明被诉侵权产品的铝基、分子筛涂层厚度与涉案专利的功能、效果一致,故被诉侵权产品技术方案未落入涉案专利权的保护范围。最高人民法院二审判决,驳回上诉,维持原判。
本案明确,权利人应对依据其专利方法直接获得的产品为“新产品”及被诉侵权产品与专利方法获得的产品为相同产品承担举证责任。本案的裁判对相关举证责任的释明体现了保护权利人利益与维护公共利益的平衡。