申请专利违反诚信原则时专利权属纠纷的处理
——(2023)最高法知民终638号
近日,最高人民法院知识产权法庭审结一起专利申请权权属纠纷上诉案件,明确在发明创造缺乏真实的发明创造活动基础,申请专利违反诚实信用原则的情况下,因专利申请及在此基础上获得的专利权不具备合法性基础,此时已无必要对该专利申请或专利权确认权属。同时,最高人民法院将本案涉嫌违法线索移送有关行政机关处理。
诉争专利申请系名称为“一种人工熊胆粉的制作工艺”的发明专利申请,申请人为极某公司,专利申请文件上记载且各方当事人均认可的发明人为赵某斌、王某丹、秦某柏、程某、丁某。五发明人原均在邦某公司工作,后被邦某公司派遣参与极某公司的设立。因股权纠纷,邦某公司与极某公司不再合作。五位发明人随即从邦某公司离职,入职极某公司,极某公司在五发明人从邦某公司离职后1年内申请诉争专利申请。邦某公司请求确认诉争专利申请权归其所有。
一审法院认为,诉争专利申请采用极某公司拥有的两个新酶与邦某公司拥有的细胞裂解液或菌体重悬液进行生物转化技术相结合,故邦某公司、极某公司均对诉争专利申请作出了创造性贡献,诉争专利申请权应由对其作出创造性贡献的邦某公司、极某公司共有。
二审中,根据案件具体情况和当事人的主张,依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法
〉 的解释》第一百一十条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十四条第一款规定,最高人民法院要求五发明人本人到场分别就案件的有关事实接受询问。五发明人均保证据实陈述,并签署保证书。各方当事人对自极某公司成立至诉争专利申请日该公司并无实验条件,以及邦某公司与极某公司在诉争专利申请的申请日前均未曾用两个新酶进行实验的事实均无异议。
最高人民法院二审认为,如果被请求确认权属的相关专利申请或者专利权不以真实的发明创造活动为基础,而是编造、虚构实验数据,违反诚实信用原则,则专利申请或专利权涉及的所谓发明创造权益不具备任何合法性基础,任何人均不得因此获益,自然也无必要对该专利申请或专利权确认权属。在此情况下,人民法院可在查明事实的基础上,对当事人关于确认专利申请权或者专利权权属的诉讼请求不予支持。尽管诉争专利申请时适用的2008年修正的专利法未规定“申请专利应当遵循诚实信用原则”,但不影响依据当时适用的民法总则第七条规定的诚信原则审理本案。
本案中,在案证据表明诉争专利申请并非基于真实的发明创造活动。第一,经五发明人到庭分别就本案有关事实接受询问,五人的陈述相互印证,足以说明极某公司并未实际完成诉争专利申请具体实施方式部分记载的实验,相关实验数据系极某公司编造。各方当事人对自极某公司成立至诉争专利申请日该公司并无实验条件,以及邦某公司与极某公司在诉争专利申请的申请日前均未曾用两个新酶进行实验的事实均无异议,故可以确认诉争专利申请具体实施方式部分记载的实验过程及数据系编造。第二,诉争专利申请说明书具体实施方式记载的全部内容均以两个新酶为基础,其全部权利要求的保护范围亦均包括使用两个新酶的技术方案,而无论是邦某公司还是极某公司在诉争专利申请日前均未实际使用两个新酶进行实验。由于权利要求保护的技术方案应当以说明书为依据,且诉争专利申请涉及生物制药领域,技术效果的验证有赖于实验数据,故在诉争专利申请全部具体实施方式均未经实验验证的情况下,诉争专利申请要求保护的全部内容均缺乏合法性基础。而且,由于专利申请过程中亦不能对实验数据进行修改或以克服原申请文件的固有缺陷为目的补充实验数据,故诉争专利申请不具有成为合法权益的可能性。因此,对于诉争专利申请不应确定权属,邦某公司等的诉讼请求应予驳回,极某公司亦不应对诉争专利申请享有权益。
综上,最高人民法院二审判决:驳回邦某公司的诉讼请求。
通常情况下,专利申请或专利权的效力不影响人民法院依据当事人的主张确认权利归属,但当发明创造缺乏真实的发明创造活动基础时,其涉及的发明创造权益不具备任何合法性基础,故不应对其确认归属。本案查明当事人虚构实验数据的事实,倡导在发明创造活动中应始终以诚实信用原则为基础,对于规范专利申请秩序和遏制不当申请具有积极意义。